PTAB 對第 101 條適格性拒絕的政策轉向:法律與制度觀察
一、前言
近來,美國專利審判與上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board,下稱 PTAB)在適用 35 U.S.C. § 101(主題適格性)拒絕案件上,出現一項值得關注的趨勢:
新設定之不合格理由顯著減少,而撤銷審查員拒絕的比率則明顯上升。此趨勢不僅反映行政審查實務的調整,更展現新任美國專利商標局局長 John Squires 對專利適格性政策的積極重塑。
根據 2025 年 10 月的初步統計資料,此一變化已對 AI、軟體及新興技術領域的專利審查產生實質影響。本文旨在從專利法政策與行政法治的雙重視角,分析這項轉向的制度背景、法律依據與潛在影響。
二、制度背景與政策介入
Squires局長自 2025 年 9 月 18 日正式上任後,即透過上訴審查小組(Appeals Review Panel, ARP)介入 PTAB 的內部運作。
他於 2025 年 9 月 26 日所主持的 Ex parte Desjardins 案(Appeal 2024-000567, Application 16/319,040),成為政策轉向的關鍵案例。
該案涉及機器學習模型訓練方法的專利請求項。原PTAB委員依職權援引 § 101 拒絕,認為請求項僅屬抽象概念。ARP在Squires 主導下撤銷該拒絕,批評該小組未遵循聯邦巡迴法院判例——尤其是 Enfish, LLC v. Microsoft Corp., 822 F.3d 1327 (Fed. Cir. 2016)——未能充分考慮該發明是否將抽象概念「整合於具體技術應用之中」。此舉明確傳達訊號:PTAB 不得以 § 101 作為「萬用拒絕條款」(catch-all provision)阻礙新興技術之專利保護,特別是在人工智慧(AI)及數據科學等具國家戰略價值的領域。
此外,Squires局長於 2025 年 8 月 4 日發布備忘錄(雖於正式任命前,但已代表其政策理念),指示審查員在判斷不適格時應採「多數可能性」(more likely than not)之舉證標準,並於存疑時推定專利適格性。
2025年10月17 日,他進一步集中多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)的決定權,顯示其改革並非零散政策,而是對 PTAB 裁量結構的整體再設計。
三、實證資料與趨勢證據
根據USPTO內部儀表板及Patently-O與Cooley LLP於 2025 年 10 月發布的分析資料,政策介入後 PTAB 審查統計呈現如下變化:
| 指標 | 2025 年 9 月前平均(月) | 2025 年 10 月 | 變化幅度 |
| PTAB 新增 § 101 拒絕理由 | 約 25% 上訴案 | 約 8% 上訴案 | -68% |
| 撤銷審查員 § 101 拒絕比率 | 約 35% | 約 62% | +77% |
| 關於 AI/軟體 案件維持適格判決比例 | 約 40% | 約 71% | +78% |
上述數據顯示,Squires 政策產生即時效果:
PTAB 不再濫用 § 101 拒絕新技術,而是回歸判例法所要求的「具體技術改進」(specific technological improvement)分析。
ARP 自 2025 年 9 月 26 日以來,已撤銷或發回至少五件與 AI 相關的審查員拒絕,進一步確認政策實效。
四、專家與媒體評論
- Patently-O(2025年10月29日)
專利評論家 Dennis Crouch 評述此趨勢為「前所未見的轉折」,認為PTAB明顯受到ARP指示影響,其撤銷率在軟體及AI案件中「創下歷史新高」。他同時提醒,後續數據將驗證改革的持續性。 - Cooley LLP與 Morgan Lewis(2025 年 10 月初)
兩所律師事務所皆指出 Desjardins 案象徵審查方向「重新定位」,建議申請人在撰寫說明書時,應凸顯具體技術改良與可實施性,以充分利用當前寬鬆的 101 審查環境。 - IAM Media
其報導形容此舉為「審查方式的轉向」,並呼籲 AI 領域業者加速以 Track 1 優先審查途徑提出申請,以趁政策寬鬆期取得保護。 - Law360(2025 年 10 月 31 日)
雖有評論指出 Squires 在多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)決策上的集中權限可能降低程序透明度,但普遍認為該趨勢有助矯正過去過度嚴苛的 101審查文化。
五、法律與政策評析
(一)從行政法治觀點
Squires 政策展現出一種「行政裁量再配置」(reconfiguration of administrative discretion)。
透過 ARP 作為指導性判例機制,他實質上重塑了 PTAB 的內部審查文化,使其更符合法院對 § 101 的判例精神,並避免因抽象概念判斷過度主觀而侵蝕法治預測性。
(二)從專利法政策觀點
此一轉向代表 USPTO 將審查焦點重新置於 §§ 102(新穎性)、103(進步性)與 112(說明書充分揭露)等條款。
其核心理念在於:「以實質技術進步評價創新,而非以抽象概念形式否定創新」。
若參照 Enfish 案及後續判例,此舉可能在未來兩季內,使 AI 及軟體相關發明的核准率上升 15% 至 20%。
(三)未來挑戰
改革成效仍取決於 PTAB 成員訓練一致性及聯邦巡迴法院的審查態度。若聯邦法院對「實際應用」標準之解釋收緊,行政改革可能遭到部分抵銷。
此外,《專利適格性恢復法案》(Patent Eligibility Restoration Act, PERA)如獲通過,將使此行政方向進一步法制化。
六、結論與實務建議
Squires 局長的改革標誌著 § 101 適格性審查從「排除式邏輯」轉向「包容式分析」的新時代。
對申請人而言,策略重點應放在技術細節與實際應用場景之揭露,以符合 Step 2A 第二分支所要求的「具體技術整合」判斷。
對代理人而言,應重新審視 AI、資料處理與演算法相關請求項的撰寫架構,減少純功能性語句,強化具體技術貢獻的敘述。
總而言之,PTAB 的政策轉向不僅是個別行政調整,更反映美國專利法對於創新與保護之間平衡關係的再思考。
此一變化如能延續,將有助恢復 § 101 的原本定位——作為保障創新而非排除創新的條款。
