CAFC對進步性判斷的新見解：案例分析

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於2025年1月6日作出判決，關於美國專利商標局(USPTO)專利審判及訴願委員會(PTAB)對US公告號7,332,277專利的多方複審決定。

該案專利權人為Ravgen公司，多方複審請求人以及上訴人為Labcorp公司。PTAB認定Labcorp未能證明本領域具有通常知識者(PHOSITA)會有動機將引證的先前技術組合。Labcorp對此結論不服，向CAFC提出上訴。‘277號專利的核心涉及特定的一種非侵入式胎兒DNA檢測方法，其請求項進一步界定了檢測的應用條件與添加的化合物 (抑制劑) 種類。

 

本文僅聚焦於CAFC在本案的見解及非顯而易見性分析而非技術細節。關於非顯而易見性的問題，Labcorp主要認為基於2001年發表在Clinical Chemistry的處理方法論文，以及US專利公告5,648,220號 (或WO專利公開03/018757號) ，PHOSITA有動機結合這些引證，使’277號專利的方法顯而易見。

 

PTAB綜合上述引證內容的教示，以及Ravgen及Labcorp的專家證詞及技術背景後，認為Labcorp所提的引證雖然顯示有維持細胞完整性的益處 (能使99%或更多的DNA維持在細胞中)，但是對於PHOSITA也顯示出過程中即使只有1%的DNA洩漏，都會對相關檢測結果帶來負面影響。依此，認為PHOSITA反而不會想要加以將引證案組合。

 

對此，Labcorp不認同，上訴CAFC並陳述PTAB關注在引證可能導致「極為微小的母體DNA洩漏」上，而不是關注其處理方法所揭示的穩定性等益處，如此不當的仰賴一般性的壞處 (general damage)，等於是要求「最理想的組合」，進而提高了形成組合動機的要求，因此構成法律上的錯誤，且未遵循「反向教示 (teaching away)」的相關先例。

 

CAFC沒有採信Labcorp的理由，並指出Labcorp未能說明「為何在細胞膜上產生孔洞…會被本領域普通技術人員而言是可接受的。」CAFC認為，以上分析非依賴一般性的「業界的存疑心態 (industry skepticism)」，而是基於針對引證組合後產生的具體疑慮。並且，基於引證的綜合衡量，認為「引證可能會使本領域通常技術人員在修改後的方法中，被勸阻 (dissuaded) 使用這些抑制劑。」

 

因此，CAFC認為即使這些引證尚未達到「反向教示」的程度，仍然可以適度考量「能顯示本領域技術人員會被勸阻採用此種組合的理由」之證據。最終，CAFC判決‘277號專利的係爭專利範圍並非顯而易見。

 

綜上，從CAFC的判決理由可以理解到，目前CAFC認為在判斷非顯而易見性時 (例如，應用Graham的三步法時)，對於沒有達到反向教示程度的教導，並不會當然視為可以忽略任何引證組合中會帶來的具體負面影響。此外，具體負面影響是否會勸阻PHOSITA想要將引證組合的動機，也不能單以發生的數量或機率多寡，仍需就對技術實際發生的具體效果判斷。